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九章研究所

中国法律知识总库

编者按：作为 Classic Law 的法律专业研发团队，九章研究所进行覆盖所有司法实务领域的体系化、系统化的实证分析，寻找归纳裁判逻辑和规则适用的规律。审判研究与九章研究所联合推出九章法律参考专栏，期待为法律规则的适用提供实务参考和研究范本。

阅读提示：涉外定牌加工又称为涉外贴牌加工，是指境内企业接受境外商标权人或商标使用权人委托，按照其要求加工产品，在加工的产品上贴附境外委托人提供的商标，并将加工后的产品全部交付给境外委托人，不在境内销售的生产加工模式。贴牌商标与境内注册商标相同或相似的，是否构成商标侵权？本篇实证分析以数据呈现出法院两种截然不同的观点，同时对法院的分析思路进行梳理，并对该问题的解决提出建议。文后附往期九章法律参考要目。

涉外定牌加工是否构成商标侵权

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数据来源：中国法律知识总库　www.classiclaw.com

文书范围：最高人民法院及下级人民法院审理并公开的涉及涉外定牌加工商标侵权的民事案件，共48件。

数据采集：截至2015年6月8日

实证分析

一、“涉外定牌加工”是否构成商标侵权的实证结果

（一）侵权认定总表

上图可以看出，涉外定牌加工商标侵权纠纷案件集中发生在浙江、上海，而这两个区域的法院对于是否构成商标侵权形成了截然相反的观点。综合其他地域，大多数法院认定涉外定牌加工不构成商标侵权。

（二）商品领域分布

（三）当事人涉外、涉港情况分析

二、“涉外定牌加工”是否构成商标侵权的构成要件

《商标法》（2013年修正）第五十七条规定： 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……

上述规定区分了两种类型的商标侵权的构成要件：

对于相同商品、相同商标而言，要件有四：未经许可、商标使用、相同商品、相同商标；对于类似商品或者近似商标而言，要件有五：未经许可、商标使用、相同商品、近似商标、混淆，或者未经许可、商标使用、类似商品、相同商标、混淆，或者未经许可、商标使用、类似商品、近似商标、混淆。在后一种情形下，多了“混淆”的要件。

回观一下2001年修正的《商标法》第五十二条的第（一）项规定，略有区别：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。

从法条来看并未提出混淆要件，但根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条的规定，“规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”，“规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆”。

从上述条文内容可知，其实也还是要考察“混淆”要件的，只不过将该要件融在商标近似/商品类似的判断里了。本文且以现行商标法考察商标侵权的构成要件。

对于涉外定牌加工行为而言，是否构成商标侵权的判断，在商品的种类是否相同或相似、商标是否相同或相似这两个要件上并没有独特之处。从法律规定来看，需要特别分析的两个要件是：是否构成“商标使用”和是否“容易导致混淆”。

从司法实践来看，根据对相关裁判文书的梳理分析，在涉外定牌加工案件中，除商标相同/近似、商品相同/类似外，法官通常分析以下几个要件：（1）是否为涉外定牌加工；（2）涉外定牌加工是否是一种“商标使用行为”；（3）涉外定牌加工行为是否会造成相关人员的混淆；（4）受托人对于境外商标的有效性等是否履行了必要的审核义务；（5）其他影响侵权判断的因素。

（一）是否为“涉外定牌加工”

对于涉外定牌加工（涉外贴牌加工）的概念，法院的观点基本一致，需要符合以下几个要件：［1］

1、境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品；　

2、在加工的产品上贴附境外委托人提供的商标；

3、将加工的产品全部交付给境外委托人，受托人加工生产的产品不在境内销售。

（二）涉外定牌加工是否是一种“商标使用行为”

“涉外定牌加工”是否构成商标侵权最大的分歧点就在这个判断要件，而且彼此的观点都很明确且对立。

肯定观点［2］认为，根据《商标法实施条例》（2002年）第三条的规定，“商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。［3］商业活动包括商品的生产行为和商品的销售行为，贴牌加工作为商品的生产行为也应当严格禁止在同一种商品或类似商品上使用与他人注册商品相同或相近的商标。

肯定观点［4］另认为，关于贴牌加工行为不属于商标使用行为的主张，实质上将贴牌加工行为从整个商品生产、流通环节孤立出来，忽略了贴牌加工的产品其本质属性就是用于销售的商品。《商标法》中有关注册商标的使用并未对贴牌加工作出例外规定，因此，贴牌行为属于商标使用行为。

否定观点［5］同样引用了前述《商标法实施条例（2002年）》第三条的规定，认为，商标是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。因此，对“使用商标”行为的判定应以能否起到识别功能为依据，即如果能够起到指示来源的作用，则构成商标性使用；反之则不属于商标性使用。

就涉外定牌加工而言，境内加工方在商品上贴附商标的行为形式上虽由加工方实施，但实质上商标真正的使用者为境外委托方，商品进入流通领域后，消费者通过被诉侵权商标不可能获悉商品的生产销售者是被告，被告获得的仅是向委托方提供加工服务的相关报酬。其次，被控侵权产品处于加工出口环节，并未真正进入流通领域，即尚未面对商品的消费者，且均将销往境外，故被诉侵权商标只在我国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。因此并非商标法意义上的商标使用行为。［6］

（三）涉外定牌加工行为是否会造成相关消费者的混淆

这同样是认定是否侵权一个突出的分歧点。

肯定观点认为［7］：《》［8］并未对“相关公众”作地域限制，《》明确规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”。

肯定观点同时认为，相关公众既包括产品的消费者，也应包括产品的生产者和销售者，因此即便贴牌加工的产品不在中国市场销售，也同样会引起产品生产和流通环节业者的混淆，从而损害商标的识别功能。

否认观点［9］认为：涉外定牌加工的受托方企业虽然在其生产的产品上标有与我国注册商标专用权人相同或近似的商标，但该商品全部出口至委托方所在国，并未进入我国流通领域，国内市场的相关公众无法接触到该商品，也就不存在发生混淆和误认的可能性，故不会破坏我国注册商标的识别功能，从而损害我国注册商标权人的利益。

其次，由于商标权的地域性特点，国内注册商标权人与国外商标权人均是按照各自国家对于取得商标专用权的法律规定通过注册或者其他方式获得商标权，而且这两个权利的法律状态都是合法有效的，权利的范围受各自所属国家的法域的限制，在该国地域范围之内享有相应的商标专用权，并且独立存在。在这种情况下，如果一方对另一方所享有的商标权有异议，应当按照商标所属国的商标法相关规定的行政或者司法救济程序要求救济。而国内注册商标权人通过国内侵权诉讼直接干预了国外委托人在国内的委托生产及在其外国本国销售等其他经营行为，实际上是国内注册商标权效力范围的扩展，并不符合商标地域性的原则。

至于在委托人所在国是否会发生消费者的混淆和误认，则受商标权的地域性特点决定，非我国商标法所能规制。

（四）受托人是否履行了必要的审核义务

部分案件讨论了受托人必要的审核义务，案情中多认为受托人已履行必要的审核义务，结合其他要件认定不侵权。在因审核义务导致侵权认定的案件中，以下两例为典型：

在波罗劳伦有限公司与玛伟贸易（上海）有限公司侵害商标权纠纷案）案号为（2013）徐民三（知）初字第215号）中，法官提到加工方应履行必要的审查注意义务，包括审查委托方有无合法商标权利、是否严格规范使用注册商标等。该案中，受托人贴附的商标与委托人在国外的注册商标不完全相同，法院认定受托人存在明显的过错，因此认定侵权。

在中山市宝玑电器有限公司与被告金华睞尔康电器有限公司侵害商标权纠纷案（（2014）浙金知民初字第47号）中，法官查明贴牌加工产品并不属于委托人国内被核准注册的商标的类别，认为受托人并没有在确信案外人享有相应的商标权利之后才进行加工生产的，其未尽到善良、谨慎的审查注意义务，具有明显的主观过错。结合其他行为，认定构成商标侵权。

（五）其他影响侵权认定的因素

1、诚信原则。如上诉人年年红国际食品有限公司与被上诉人德国舒乐达公司、厦门国贸实业有限公司侵害商标专用权纠纷一案，案号为（2012）闽民终字第378号。

法官提到：诚实信用是商业活动应遵循的基本原则，任何违反诚信的行为均不应受到法律保护。本案原告法定代表人苏宇石明知被告舒乐达公司的商标在国内加工市场和国际销售市场有一定的知名度，作为曾经的贴牌加工商利用被告未在中国注册的可乘之机，借其父开办的企业对该商标稍加改动在中国注册，显然属于商标注册领域不诚信的抢注行为，依法本不应受到保护。即便该商标未被撤销，对其专用权的保护也应有别于普通商标，应当给予适当的限制，尤其不得对抗在先使用的权利人。

2、原、被告关联关系。如上海申达音响电子有限公司与被告玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案，（2008）沪一中民五（知）初字第317号。原、被告是案外人投资设立的外商独资企业，原告注册的商标亦与案外人相关，案外人委托被告国内定牌加工。

该案判决认为：关联企业内部由于投资关系的变化，造成了企业间在不同国家法域内各自独立享有原关联企业内部的商标专用权。涉外定牌加工行为中商品由于全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此，被告的行为不构成商标侵权。

三、侵权案件的赔偿

（一）合理费用

在认定侵权的 19个案件中，除了 3件当事人没有主张合理费用外，其余的16个案件法院都支持了全部或部分合理费用。

（二）商标侵权赔偿（不包含合理费用）

在认定侵权的 19个案件中，有 3件当事人没有主张侵权赔偿，有1件当事人主张但法院未予支持，其余的 15个案件法院都支持了全部或部分赔偿。

四、行政授权中对于“涉外定牌加工”是否属于“使用”行为的定性

本篇司法实证分析主要是立足于商标侵权的民事纠纷，但研究人员在进行数据采集和法律分析时注意到，在行政授权程序中，“涉外定牌加工”是否属于“使用”行为也将直接影响到授权结果。

从法律规定来看，《商标法》（2013年修正）中最主要的相关条文为：

第三十二条　申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第四十九条　……注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标……

第三十二条直接影响商标注册，而第四十九条则影响商标的撤销。从现有案例来看，行政机关和法院显然也有不同观点：

在宏比福比有限公司诉国家工商行政总局商标评审委员会、第三人温克勒国际有限公司商标撤销复审行政纠纷一案中，温克勒公司以三年内未使用为由，向国家工商行政管理总局商标局提出撤销宏比福比公司拥有的第731233号“SCALEXTRIC”注册商标申请，宏比福比公司抗辩其通过来料加工方式［10］使用商标。商标局、商标评审委员、北京市第一中级人民法院都未接受“使用”的观点。宏比福比公司不服，上诉至北京市高级人民法院。北京高院认定，虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。据此认定宏比福比公司的商标使用行为。

而在巢汉良与商标评审委员会、美国LF有限责任公司商标争议行政案中，法官认为，［11］不宜认为在用于出口的贴牌加工产品上使用商标属于商标法意义上的使用。未注册商标只有通过使用具有一定影响时，才能发挥区分商品或服务来源的作用并可能获得法律保护，商标在先使用并具有一定影响是适用2013年修订的《商标法》第三十二条相关规定的前提。

五、司法判断建议

涉外定牌加工是一种重要的生产贸易模式，但数据显示司法实践存在两种对立的做法，且在侵权要件的判断上也比较模糊，亟需相关部门对相关问题作出进一步的明确：

（一）商标侵权纠纷中，如何认定“商标的使用”和“混淆”。

在分析上述问题时，不能局限于“定牌加工”这种模式，需兼及对单纯的出口销售行为及来料加工等模式的考虑，这些模式在行为特征上有相似性。

（二）“涉外定牌加工”在商标侵权的认定上是否有独特的构成要件。

如实证分析部分所述，在判断是否侵权时，司法实践还考量了其他要件，如加工方是否尽到合理的审查义务、是否存在过错，即审查委托手续是否完善、境外商标权利是否属实、委托使用的商标与境外注册商标是否一致等。但从商标法规定来看，除了是否获得许可、商品是否相同或类似、商标是否相同或近似外，衡量是否侵权只需考虑是否构成商标的使用，以及是否会发生混淆（相同商品和相同商标无需此要件）。加工方的审查义务很难说与使用及混淆相关，那么在侵权构成上，考虑加工方的审查义务的法理何在？

（三）“商标的使用”在民事侵权判定和行政授权中的认定标准是否一致。

从实证分析来看，在行政授权领域，“商标的使用”同样是个争议问题，行政授权和民事侵权侧重点不同，是否会影响对“商标的使用”的判断？这也需要通盘考虑。

注：

［1］如原告某某经贸发展有限公司与被告江苏某国际集团某贸易实业有限公司侵害商标权纠纷案，（2011）浦民三（知）初字第635号。

［2］如上诉人年年红国际食品有限公司与被上诉人德国舒乐达公司I.SchroederKG（GmbH&co.）等侵害商标专用权纠纷案，（2012）闽民终字第378号。

［3］该内容目前已经体现在2013年修订后的《商标法》第四十八条： 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。且增加了最后一句话“用于识别商品来源的行为”。

［4］如斯皮度控股公司与温州经济技术开发区展升眼镜有限公司、多种运动工商有限公司等侵害商标权纠纷案，（2012）浙温知初字第109号。

［5］如上海柴油机股份有限公司与江苏洋马柴油机有限公司侵害商标权纠纷案，一审案号（2014）浦民三（知）初字第92号，二审案号（2014）沪一中民五（知）终字第138号。

［6］上海柴油机股份有限公司与江苏洋马柴油机有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书，（2014）浦民三（知）初字第92号。

［7］如HUGOBOSSTRADEMARKMANAGEMENTGMBH&CO.KG与浙江美之源化妆品有限公司侵害商标权纠纷一案，（2014）甬仑知初字第39号。

［8］第九条第（二）款：商标法第五十二条第（一）项（指2001年的《商标法》）规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

［9］如上诉人福州亚玛机电有限公司与被上诉人福州市金莱恩电机有限公司、福州领富进出口有限公司侵害商标权纠纷案，案号（2014）榕民终字第1322号。

［10］该判决书中表述：来料加工是中国企业利用外国企业提供的原材料、零部件等，按照外国企业的要求进行加工，成品交由外国企业销售的一种贸易形式。根据这个定义，来料加工与定牌加工并不完全相同，但是在商标使用行为的定性上相似。

［11］http://www.shtma.org/a/201410/1jrgzup536f9k.shtml

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